Klauzula napraw w sporach dotyczących części zamiennych | Co do zasady

Czy najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący klauzuli napraw daje większą swobodę producentom nieoryginalnych części zamiennych?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20 grudnia 2017 r. w sprawach połączonych C-397/16 i C-435/16

Ochrona części składowych produktów złożonych, takich jak części zamienne do samochodów, od lat jest obszarem, w którym ścierają się rozbieżne interesy koncernów motoryzacyjnych i wytwórców nieoryginalnych części zamiennych. W przepisach unijnych obowiązuje tzw. klauzula napraw (klauzula reparacyjna), która umożliwia produkcję i sprzedaż części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Klauzula ta jest jednak różnie interpretowana przez sądy państw członkowskich, co wywołuje liczne spory. Zasadnicze wątpliwości dotyczyły dotąd tego, do jakich części zamiennych klauzula napraw ma zastosowanie i jakie warunki muszą spełnić producenci lub sprzedawcy zamienników, aby móc skutecznie się na nią powołać. Wskazówką jest tu niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości.

Części oryginalne i zamienniki

Ochrona prawna oryginalnych części zamiennych jest jednym z najtrudniejszych i budzących najwięcej kontrowersji zagadnień w prawie własności intelektualnej. O zakres tej ochrony od lat spierają się z jednej strony działający na rynku pierwotnym producenci samochodów, a z drugiej strony – niezależni wytwórcy części zamiennych z rynku wtórnego. Poszczególne państwa członkowskie UE regulują tę kwestię niezależnie i niejednolicie, przyznając szersze uprawnienia jednej lub drugiej grupie. Remedium na ten stan rzeczy miały być prowadzone od lat 90. XX w. prace legislacyjne mające na celu zharmonizowanie zakresu ochrony w całej Unii Europejskiej. Jednak brak konsensusu polityczno-gospodarczego spowodował, że do harmonizacji do tej pory nie doszło.

Czym jest „produkt złożony”?

Zgodnie z unijną regulacją, tj. rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, wzorem chronionym może być wygląd całego produktu lub jedynie jego część. Rozporządzenie wyróżnia także kategorię produktu złożonego, czyli takiego, który składa się z wielu zastępowalnych części, co umożliwia jego rozłożenie i ponowne złożenie. Części te mogą także być chronione jako wzory, o ile po włączeniu do produktu złożonego pozostają widoczne podczas zwykłego używania. Ponadto muszą spełniać przesłanki nowości i indywidualnego charakteru.

Klasycznym przykładem produktu złożonego jest samochód. Producenci rejestrują zatem jako wzory nie tylko wygląd samochodów jako całości, ale także ich liczne części składowe, takie jak części karoserii, światła, felgi, kokpit, zestawienie zegarów na tablicy rozdzielczej, kierownica czy maskownica na chłodnicę. To właśnie branża motoryzacyjna miała przemożny wpływ na brzmienie przepisów regulujących ochronę produktów złożonych. Oczywiste jest, że producentom aut zależy na jak najszerszej ochronie wynikającej z reżimu praw wyłącznych, rozciągającej się nie tylko na pojazd jako całość, ale także na jego części składowe. Problem pojawia się w momencie konieczności naprawy – aby samochód odzyskał pierwotny wygląd, użyta część zamienna musi być, siłą rzeczy, kopią tej oryginalnej. Jeśli jednak wygląd danej części jest zarejestrowany jako wzór, niezależny wytwórca identycznego zamiennika niechybnie dopuszczałby się naruszenia prawa z tego wzoru. Z kolei dla konsumentów brak dostępu do zamienników oznaczałby konieczność korzystania wyłącznie z oryginalnych części pochodzących od danego producenta auta lub podmiotów z nim powiązanych. W praktyce niosłoby to ze sobą ograniczenie konkurencji na rynku części zamiennych i stworzenie tzw. rynku zamkniętego.

Klauzula napraw

Aby zapobiec takiej sytuacji i zliberalizować rynek części zamiennych, unijny ustawodawca zdecydował się na ograniczenie uprawnionemu możliwości korzystania z jego prawa przez tzw. klauzulę napraw ustanowioną w art. 110 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. Zgodnie z tym przepisem „ochrona z tytułu wzoru wspólnotowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego, w rozumieniu art. 19 ust. 1, do celów naprawy tego produktu złożonego, aby przywrócić mu jego pierwotną postać”. Innymi słowy – produkcja lub sprzedaż np. części zamiennej do samochodu nie narusza prawa, jeśli będzie służyła wyłącznie do naprawy produktu złożonego przywracającej mu pierwotny wygląd. Część taka nie powinna być natomiast wykorzystywana w innych celach, np. do produkcji nowych pojazdów. Powyższy przepis oznacza, że uprawnionemu nadal przysługuje prawo ze wzoru, jednak zostaje on ograniczony w jego wykonywaniu – nie może powoływać się na służącą mu wyłączność i zakazywać konkurentom rynkowym używania wzoru.

Cytowany przepis jest przepisem przejściowym, tj. miał obowiązywać do czasu osiągnięcia konsensusu pozwalającego na pełną harmonizację przepisów krajowych. Nie udało się jednak tego dokonać przez 16 lat obowiązywania rozporządzenia.

Wykładnia Trybunału – Acacia vs. Audi i Porsche

W wyroku z 20 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości w sprawach zainicjowanych przez pytania prejudycjalne sądów niemieckiego i włoskiego odpowiedział na wątpliwości dotyczące klauzuli napraw. Pytania te wyłoniły się w dwóch sporach między spółką Acacia, producentem felg aluminiowych, a spółkami Audi i Porsche, które pozwały Acacię we Włoszech i w Niemczech za naruszenie ich praw ze wzorów wspólnotowych chroniących wygląd obręczy samochodowych (felg) produkowanych przez te koncerny.

• Felgi objęte klauzulą napraw

Producenci samochodów i rząd niemiecki wypowiedzieli się za wąskim zakresem zastosowania klauzuli napraw. Według nich powinna ona mieć zastosowanie jedynie w stosunku do takich części (zamienników), których wygląd (kształt) jest ściśle uwarunkowany wyglądem produktu złożonego (samochodu). Przykładem takich części są światła czy części karoserii, które – aby pasowały do danego samochodu – nie mogą wyglądać inaczej niż nakazuje to jego wygląd. Sporne obręcze samochodowe byłyby już jednak wyłączone z tej kategorii produktów, ponieważ ich wygląd nie jest zdeterminowany wyglądem pojazdu. Aby pasowały do danego auta, nie muszą mieć postaci (kształtu, rozmiaru) narzuconego przez wygląd samochodu. Wytwórcy zamiennych alufelg nie mogliby się więc powoływać na klauzulę napraw, a koncerny mogłyby dochodzić wobec nich praw wynikających z naruszenia ich wzorów.

Jednym z argumentów za taką interpretacją było brzmienie preambuł rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych i poprzedzającej go dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów. Ustawodawca odwołał się w nich bowiem wprost do „produktu złożonego, od którego wyglądu uzależniony jest chroniony wzór”. Trybunał nie podzielił tej argumentacji, odwołując się m.in. do literalnego brzmienia przepisu regulującego klauzulę reparacyjną. Artykuł 110 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych warunku takiego po prostu nie zawiera, i co istotne, była to świadoma i celowa decyzją ustawodawcy. Bez niego nie osiągnięto by konsensusu pozwalającego na ustalenie aktualnie obowiązującego rozwiązania prawnego.

Po drugie, przesłanki takiej nie zawiera także wspomniana dyrektywa 98/71/WE, do której powinny być dostosowane jednolicie interpretowane przepisy rozporządzenia.

Po trzecie wreszcie, wąska interpretacja klauzuli napraw preferowana przez koncerny samochodowe nie wspierałaby celu, w jakim w ogóle uchwalono omawiany przepis. Celem tym było zliberalizowanie rynku części zamiennych, stworzenie konsumentom możliwości dostępu do tańszych zamienników (o ile są one konieczne do celów naprawy) i zapobieżenie wyłączeniu lub ograniczeniu konkurencji na rynku części zamiennych.

W konsekwencji Trybunał uznał, że wytwórcy zamienników mogą, powołując się na klauzulę napraw, produkować także takie części, których wygląd nie jest wymuszony wyglądem samochodu, np. sporne obręcze kół.

Taka interpretacja zakresu zastosowania klauzuli napraw jest gorzką pigułką dla koncernów motoryzacyjnych i ukłonem w stronę producentów nieoryginalnych części zamiennych. Oznacza bowiem szerszy zakres dozwolonych działań tych ostatnich.

• Klauzula ma zastosowanie do części identycznych

Trybunał wypowiedział się także co do tego, jak rozumieć „naprawę mającą na celu przywrócenie pierwotnej postaci produktu złożonego”. Praktyczny wymiar tego problemu sprowadzał się do pytania, czy – aby skutecznie powołać się na klauzulę napraw – część zamienna musi być identyczna z częścią oryginalną. W sporze optowali za tym producenci samochodów. Wytwórcy zamienników byli zdania przeciwnego – opowiadali się za szerokim zastosowaniem klauzuli i twierdzili, że są uprawnieni do produkowania części zamiennych odbiegających wyglądem od oryginałów, tj. mających np. inny kolor lub kształt.

Trybunał w tym względzie przychylił się do zdania koncernów motoryzacyjnych, uznając, że naprawa produktu złożonego oznacza, że wymiana jego części składowej jest niezbędna do normalnego użytkowania tego produktu. Ma to miejsce wówczas, gdy część ta musi być wymieniona, ponieważ jest niesprawna lub jej brakuje. Takie rozumienie naprawy wyklucza więc powoływanie się na klauzulę reparacyjną w odniesieniu do części wyglądających odmiennie niż oryginały, po które konsument sięgnie nie ze względu na konieczność naprawy samochodu, ale ze względów np. estetycznych czy w celu indywidualizacji pojazdu. Z kolei przywrócenie pierwotnej postaci produktu oznacza, że wygląd części zamiennej musi być identyczny z tym, jaki część ta miała w momencie wprowadzenia samochodu do obrotu. W konsekwencji Trybunał uznał, że klauzulę napraw stosuje się wyłącznie do części, które są wizualnie identyczne z częściami oryginalnymi. Producenci zamienników nie mogą zatem powoływać się na klauzulę napraw np. przy produkcji felg w kolorze, rozmiarze czy z ornamentacją inną niż mają ich oryginalne odpowiedniki.

Powyższe wytyczne interpretacyjne Trybunału powinny przyczynić się do ujednolicenia praktyki orzeczniczej w krajach członkowskich.

• Co zrobić, by skutecznie powołać się na klauzulę napraw

Ostatnie zagadnienie omówione przez Trybunał dotyczyło warunków, jakie ma spełnić producent czy sprzedawca części składowej, aby była ona wykorzystana wyłącznie w celu naprawy, co uzasadnia jego skuteczne powołanie się na klauzulę napraw. Dotąd nie wiadomo bowiem było, jak producent części zamiennych ma wykazać, że określona część jest jedynie zamiennikiem służącym celom naprawczym. Co więcej, w praktyce często podnoszono, że producent nie ma wpływu na to, w jaki sposób część zostanie wykorzystana przez nabywcę, zwłaszcza tego dalszego w łańcuchu dystrybucji.

Trybunał wyszedł wprawdzie z założenia, że nie można oczekiwać od producenta lub sprzedawcy, aby zagwarantował w sposób obiektywny i w każdych okolicznościach, że jego części zamienne będą wykorzystywane zgodnie z art. 110 ust. 1 rozporządzenia. Mimo to stwierdził, że ma on obowiązek zachować należytą staranność w stosunku do przestrzegania tych warunków przez użytkowników na dalszym etapie łańcucha dostaw. Oznacza to w praktyce, że powinien podejmować kroki, by nie tylko odbiorca profesjonalny, ale też użytkownik końcowy używał części składowej jedynie w celu naprawy. Trybunał wskazał na trzy tego rodzaju działania:

• jasne i widoczne informacje na produkcie, opakowaniu, w katalogach czy dokumentach sprzedaży,
• zapewnienie, w szczególności przez środki umowne, że dalsi użytkownicy nie przeznaczą części do innych celów niż ten określony przez klauzulę napraw,
• powstrzymanie się od sprzedaży w sytuacji, gdy tylko producent lub sprzedawca dowie się lub gdy ma uzasadnione powody, aby wiedzieć, że część zostanie użyta wbrew przeznaczeniu wynikającemu z klauzuli reparacyjnej.

Powyższe obowiązki podmiotu powołującego się na klauzulę reparacyjną pozostają najbardziej dyskusyjną częścią omawianego wyroku. Co prawda zasadne jest oczekiwanie, aby producenci zamienników jasno oznaczali ich pochodzenie i przeznaczenie. Jednak wymóg dalej idący sprowadzałby się de facto do kontrolowania sposobu użycia produktu, co budzi wątpliwości. W praktyce więc wytyczne dotyczące obowiązków podmiotu powołującego się na klauzulę nie rozwiązują problemu jego odpowiedzialności za działania użytkowników zamienników. Wydaje się, że zaproponowana przez Trybunał wykładnia może być pewną wskazówką dla sądów orzekających w sprawach konkretnych naruszeń, jednak nie usunie całkowicie wątpliwości interpretacyjnych. Oznacza to, że skuteczne powoływanie się w sporze sądowym na klauzulę napraw będzie zależne w głównej mierze od zgromadzonego materiału dowodowego i trafnej argumentacji prawnej.

Co na to polskie sądy?

Choć sądy polskie nie są formalnie związane wyrokami Trybunału Sprawiedliwości, dążenie do ujednolicenia poziomu ochrony prawnej w UE sprawia, że jego orzecznictwo jest brane pod uwagę przy rozstrzyganiu polskich sporów. Omawiane orzeczenie z pewnością będzie więc pomocne dla Sądu Okręgowego w Warszawie – XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych przy rozstrzyganiu naruszeń praw ze wzorów wspólnotowych w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę, że przepisy regulujące krajowe wzory przemysłowe zawierają analogiczną regulację (klauzulę napraw), wnioski płynące z tego wyroku mogą być wskazówką także dla innych polskich sądów rozpoznających sprawy naruszeń praw ze wzorów krajowych.

Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy