Sąd apelacyjny o parkowaniu domen | Co do zasady

Domena z cudzym znakiem towarowym może utrudniać dostępu do rynku.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 45/14

Sprawy dotyczące domen internetowych i związanych z nimi naruszeń najczęściej bywają przedmiotem rozstrzygnięć Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (dalej „SPDI”), który stwierdza po prostu, czy domena jest naruszająca, czy nie. Stosunkowo rzadko tego typu sprawy trafiają na wokandę sądów powszechnych. Dlatego warto odnotować rozstrzygnięcie, które porusza kilka praktycznych aspektów zamieszczania znaków towarowych w nazwach domen. Jednym z nich jest rejestracja i używanie domeny jako delikt nieuczciwej konkurencji z art. 15 u.z.n.k., polegający na utrudnianiu dostępu do rynku.

Okoliczności istotne dla sprawy

Okoliczności faktyczne sprawy nie były sporne. Sporna była za to ich ocena.

Powodowie są uprawnieni ze znaku towarowego i używają go również jako nazwy domeny. Chodzi o domenę przegladsportowy.com.pl, pod którą znajduje się strona internetowa o tematyce sportowej. Bezsporne jest, że znak towarowy ma charakter renomowany.

Pozwany z kolei prowadzi działalność gospodarczą polegającą na rejestracji nazw domen i handlu domenami internetowymi w sposób zawodowy i zarobkowy. Pozwany zarejestrował na swoją rzecz domenę internetową przegladsportowy.pl, która zawiera zarejestrowany znak towarowy powodów. Pozwany nie umieścił pod domeną żadnej strony internetowej, umieścił za to domenę w programie do tzw. parkowania domen.

Parkowanie domeny

Parkowanie domeny w uproszczeniu polega na tym, że abonent domeny nie płaci za utrzymywanie nazwy domeny na serwerze wybranego przez siebie serwisu, ale w zamian na stronie dostępnej pod domeną wyświetlane są linki sponsorowane, czyli po prostu reklamy innych przedsiębiorców. Pozwany otrzymywał ustaloną kwotę za każde kliknięcie w wyświetlany na stronie link sponsorowany. Pod domeną pozwanego wyświetlane były m.in. linki do innych stron internetowych o tematyce sportowej oraz linki do stron o charakterze erotycznym, wulgarnym.

Pozwany dysponował w ten sposób domeną od 26 czerwca 2008 r. Pozew wniesiono 24 czerwca 2011 r. Pozwany dwa dni po wniesieniu pozwu, tj. 26 czerwca 2011 r., wyzbył się domeny, którą przejęli powodowie. Powodowie podtrzymali jednak powództwo w całości, domagając się zarówno zaniechania naruszeń, jak i publikacji stosownego oświadczenia na stronie internetowej oraz w prasie tradycyjnej. Sąd pierwszej instancji potwierdził, że doszło do naruszenia praw powodów i zasad uczciwej konkurencji. Oddalił jednak powództwo, uznając, że stan naruszenia praw powodów nie istniał w dacie wyrokowania i brak było obawy jego ponowienia. Powodowie wnieśli więc apelację, którą rozpoznawał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Utrudnianie dostępu do rynku

Sąd I instancji potwierdził, że pozwany naruszył prawa powodów. Zaniechał jednak analizy działań pozwanego pod kątem utrudniania dostępu do rynku. Ranga tego braku była niewielka i nie wpłynęła na treść orzeczenia. Warto jednak wskazać na uwagi sądu apelacyjnego w tej kwestii.

Sąd apelacyjny potwierdził, że działanie pozwanego i parkowanie przez niego domeny może być rozpatrywane jako utrudnianie powodom dostępu do rynku w rozumieniu art. 15 u.z.n.k. Sąd apelacyjny wskazał, że utrudnianie dostępu do rynku jest wtórnym przejawem dokonania innych, stypizowanych i niestypizowanych naruszeń zasad uczciwej konkurencji. Może być więc oceniane jako efekt innych niezgodnych z prawem działań i zaniechań pozwanego.

Wskazania sądu apelacyjnego rzucają nieco światła na kwestię utrudniania dostępu do rynku. Wydaje się, że do tej pory nawet w orzecznictwie SPDI, wykwalifikowanego w ocenie tego typu naruszeń, nie wypracowano jednoznacznej interpretacji deliktu utrudniania dostępu do rynku w odniesieniu do domen internetowych. W szczególności sporne jest, czy do uznania, że doszło do tego typu deliktu, wystarczy zarejestrowanie jednej domeny, czy może decydujące znaczenie mają kryteria kwantytatywne (ilość zarejestrowanych domen) i kwalifikatywne (w szczególności rodzaj wybranej domeny, np. .com czy .pl, a więc stopień „intuicyjności” domeny). Sąd apelacyjny pozostaje ponad tymi kryteriami, w ogóle nie biorąc ich pod uwagę.

Naszym zdaniem orzeczenie wskazuje, że w sytuacji, gdy sąd stwierdza naruszenie praw do znaków towarowych powoda, nie jest konieczne odrębne wykazywanie, że działanie pozwanego prowadzi do skutku w postaci utrudnienia dostępu do rynku. Działanie pozwanego utrudnia powodowi dostęp do rynku, dlatego że pozbawia go możliwości rejestracji i używania domeny ze znakiem towarowym, do którego powód ma prawa. Naszym zdaniem orzeczenie może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w przypadku domen zawierających nie tylko oznaczenia identyczne z wcześniejszym znakiem towarowym, ale również oznaczenia konfuzyjnie podobne.

Należy jednak pamiętać, że orzeczenie zdaje się potwierdzać dominujący pogląd, że dla zaistnienia deliktu nieuczciwej konkurencji nie wystarczy samo zarejestrowanie domeny ze znakiem towarowym. Konieczne są dodatkowe działania związane z domeną, na przykład takie jak te, które podejmował pozwany w omawianej sprawie, dokonując parkowania domeny.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy