Ponowne zgłoszenie znaku towarowego nie zawsze chroni przed sankcjami za jego nieużywanie
Ostatnie orzecznictwo wspólnotowe pokazuje, że właściciel znaku towarowego ponownie zgłaszający ten sam znak w celu obejścia obowiązku jego używania musi się liczyć z zarzutem działania w złej wierze i z konsekwencją wykazania rzeczywistego używania znaku, nawet jeśli nie minęło jeszcze pięć lat od daty jego rejestracji.
Uzyskanie rejestracji znaku towarowego wiąże się z obowiązkiem jego używania dla towarów lub usług objętych ochroną. Rzeczywiste używanie znaku towarowego należy rozpocząć przed upływem piątego roku od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. W przeciwnym razie właściciel znaku towarowego musi się liczyć między innymi z możliwością wygaszenia tego znaku.
Ponadto w postępowaniu przed OHIM składający sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego może zostać wezwany do złożenia dowodów na rzeczywiste używanie znaku będącego podstawą sprzeciwu, jeżeli minęło pięć lat od jego rejestracji. Brak odpowiednich dowodów skutkuje oddaleniem sprzeciwu.
Często stosowaną strategią pozwalającą obejść obowiązek używania znaku jest ponowne zgłoszenie tego samego znaku towarowego i uzyskanie w ten sposób kolejnych pięciu lat na rozpoczęcie jego rzeczywistego używania. Ponieważ żaden przepis nie reguluje liczby znaków towarowych zgłaszanych przez jeden podmiot, można sobie wyobrazić sytuację, w której ta sama osoba unika używania znaku towarowego, zgłaszając go wielokrotnie.
Ostatnie orzecznictwo wspólnotowe pokazuje jednak, że właściciele znaków towarowych stosujących taką praktykę muszą się liczyć z zarzutem działania w złej wierze i, w określonych przypadkach, z konsekwencją wykazania rzeczywistego używania znaków towarowych, w odniesieniu do których nie minęło jeszcze pięć lat od daty ich rejestracji.
Takiej właśnie sprawy dotyczyła decyzja Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z 15 listopada 2011 roku (R-1785/2008-4). Właściciel wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego MARS PATHFINDER złożył sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego PATHFINDER. W toku postępowania osoba zgłaszająca znak PATHFINDER wnioskowała, aby właściciel znaku towarowego MARS PATHFINDER złożył dowody używania znaku, choć nie minęło jeszcze pięć lat od jego rejestracji, argumentując, że znak ten jest ponownym zgłoszeniem identycznych wcześniejszych znaków towarowych i został zgłoszony w złej wierze jedynie w celu uniknięcia sankcji za nieużywanie.
Izba Odwoławcza OHIM przychyliła się do tej argumentacji i uznała, że termin „wcześniejszy znak towarowy” to nie znak o konkretnym numerze rejestracji, ale w istocie identyczny znak, dla tych samych towarów, dotyczący tego samego terytorium. Przyjmując taką interpretację wcześniejszego znaku towarowego, OHIM wezwał właściciela znaku towarowego MARS PATHFINDER do złożenia dowodów na używanie tego znaku towarowego, uznając, że jest on tożsamy z poprzednimi znakami towarowymi uprawnionego. Zła wiara uprawnionego była w tej sprawie bezsporna, gdyż właściciel znaku towarowego MARS PATHFINDER przyznał się do ponownego zgłoszenia tego znaku w celu uniknięcia obowiązku jego używania oraz zaoferował zgłaszającej znak towarowy PATHFINDER kupno swojego znaku w zamian za wysoką rekompensatę finansową. Sprawa zakończyła się oddaleniem sprzeciwu i rejestracją znaku towarowego PATHFINDER.
W podobnej sprawie Sąd nie dopatrzył się jednak złej wiary w zachowaniu właściciela znaku towarowego PELIKAN, który mimo że posiadał wcześniejsze wspólnotowe znaki towarowe o bardzo zbliżonej grafice i dla podobnych towarów i usług, dokonał kolejnego zgłoszenia tego znaku towarowego. Wyrokiem z 13 grudnia 2012 roku (T-136/11) Sąd zdecydował, że właściciel znaku towarowego PELIKAN miał prawo ponownie zgłosić swój firmowy znak towarowy, dokonując w nim modernizacji warstwy graficznej i zawężając wykaz towarów. W tej sprawie istotny był fakt, że ponownie zgłoszony znak towarowy nie był identyczny, a zmiany w jego grafice uzasadnione były potrzebą modernizacji znaku w związku ze 125-leciem jego istnienia.
Z kolei powołując się na decyzję w sprawie znaku towarowego PATHFINDER Druga Izba Odwoławcza OHIM decyzją z 13 lutego 2014 roku (R-1260/2013-2) uznała, że właściciel znaków towarowych CANAL+, CANAL PLUS i PLUS, który dokonał ponownych zgłoszeń tych znaków towarowych, ma obowiązek złożyć dowody ich używania, mimo że lista towarów i usług, dla których wcześniejsze i późniejsze znaki uzyskały ochronę, nie była identyczna. OHIM stwierdził, że istnienie różnic w wykazie towarów i usług nie wyklucza uznania tych znaków za identyczne, gdyż wykaz można zawsze ograniczyć lub też dokonać podziału znaku towarowego. W wykazie występowały poza tym usługi, które były identyczne dla wszystkich znaków towarowych.
Decyzję odnośnie do jednego znaku towarowego słowno-graficznego CANAL+, który został zgłoszony ponownie w nieco zmienionej grafice, Sąd pozostawił Wydziałowi Sprzeciwowemu OHIM, który 23 lipca 2014 roku uznał, że znaki te nie są identyczne i właściciel tych znaków nie musi składać dowodów na używanie tego znaku towarowego.
Wyrok ten jest o tyle istotny, że w sprawie PATHFINDER za wcześniejszy znak towarowy, na który rozciąga się obowiązek wykazania jego używania, uznano znak identyczny zarówno w warstwie graficznej, jak i pod względem terytorium oraz wykazu towarów i usług. W obecnej sprawie wykazy towarów i usług nie były identyczne, identyczne były jedynie niektóre usługi. Mimo to OHIM zdecydował, że sprzeciwiający się ma obowiązek złożyć dowody na używanie znaków wcześniejszych, w odniesieniu do tych właśnie usług.
Analizując powyższe orzecznictwo należy uznać, że dokonanie zmian jedynie w wykazie towarów i usług znaku towarowego poprzez, na przykład, jego rozszerzenie, bez wprowadzenia zmian w grafice samego znaku uzasadnionych potrzebą jego modernizacji, nie jest wystarczającą strategią chroniącą przed obowiązkiem udowodnienia używania znaku towarowego.
Monika Wieczorkowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
